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Novo código da propriedade industrial entra em vigor a partir de 1 de julho

A partir de 1 de julho entra em vigor o novo Código da Propriedade Industrial (“CPI”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, o qual conta com muitas alterações, algumas das quais decorrentes da transposição da Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

O conjunto dessas alterações representa uma verdadeira rutura com o regime anterior.

Abaixo, elencamos algumas das principais alterações:

INDEX:

I. MARCAS:

1. O INPI passa a ser competente para as ações de anulação e de declaração de nulidade de registos de marcas

2. O prazo para se requerer a anulação de registos de marca é reduzido de 10 para 5 anos

3. A invocação de falta de uso sério passa a:

a. Constituir um meio de defesa no âmbito de processos de reclamação

b. Poder ser invocada em resposta a despachos que recusem marcas com base em motivos relativos

c. Constituir um meio de defesa no âmbito de processos de anulação ou de declaração de nulidade de registos de marca

d. Constituir meio de defesa em ações de infração

4. No âmbito do processo de registo de marca passa a ser admitida a apresentação de observações por terceiros quanto a motivos absolutos de recusa

5. A má-fé passa a ser reconhecida como fundamento de recusa de registo de marca.

6. O âmbito dos direitos conferidos pela titularidade do registo da marca é clarificado e ampliado

7. Duração do registo de marca passa a ser 10 anos a contar do pedido

8. O novo CPI prevê o pagamento de uma taxa de concessão do registo de marca

II. PATENTES:

9. Fim da proibição da dupla proteção de patentes nacionais e de patentes europeias

10. Eliminação da possibilidade de adição de matéria técnica aos pedidos de patente

11. Alargamento do âmbito dos direitos conferidos pela patente

III. MODELOS DE UTILIDADE:

12. Eliminação da dispensa do exame dos pedidos de modelos de utilidade

13. Alargamento das limitações quanto ao objeto do modelo de utilidade

I. MARCAS:

1. O INPI passa a ser competente para as ações de anulação e de declaração de nulidade de registos de marcas

Com novo o CPI, a competência para apreciar e decidir pedidos de declaração de nulidade e de anulação de registos de marca passou a ser da competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”).

O Tribunal da Propriedade Intelectual (“TPI”) deixa assim de ter jurisdição em matéria de declaração de invalidade de registos de marca, exceto nos casos em que o pedido de declaração de nulidade ou anulação seja deduzido em reconvenção numa ação pendente nesse Tribunal.

No âmbito destes processos deixa de estar prevista a realização de audiência.

As partes podem recorrer para o TPI das decisões proferidas pelo INPI em processos de declaração de nulidade ou anulação de registos de marca, no prazo de dois meses após a publicação dessas decisões.

2. O prazo para se requerer a anulação de registos de marca é reduzido de 10 para 5 anos

O prazo para requerer a anulação de direitos de propriedade industrial foi reduzido de 10 para 5 anos contados a partir da data do despacho de concessão desses direitos.

3. A invocação de falta de uso sério passa a:

a. Constituir um meio de defesa no âmbito de processos de reclamação

Quando a marca invocada num processo de reclamação se encontre registada há mais de 5 anos, o requerente do registo da marca contra a qual a reclamação é deduzida pode requerer que o reclamante produza prova do uso sério da marca que fundamenta a reclamação.

Essa prova de uso deve reportar-se aos cinco anos anteriores à data do pedido de registo da marca objeto de reclamação.

Caso essa prova não seja produzida, a reclamação deverá improceder.

b. Poder ser invocada em resposta a despachos que recusem marcas com base em motivos relativos

Quando seja proferido despacho de recusa provisória com fundamento na confundibilidade com uma marca anterior que se encontre registada há mais de 5 anos, o requerente do registo pode requerer que o titular do registo dessa marca seja notificado para juntar provas de uso.

O INPI deverá então notificar o titular da marca prioritária citada no despacho de recusa provisória para juntar as provas de uso.

Se não forem apresentadas provas de uso, a marca prioritária citada no despacho de recusa provisória deixa de ser obstáculo à concessão do registo da marca posterior.

c. Constituir um meio de defesa no âmbito de processos de anulação ou de declaração de nulidade de registos de marca

O titular da marca que for objeto duma ação de anulação ou de declaração de nulidade pode requerer que o autor dessa ação produza prova de uso sério da marca prioritária invocada.

A não apresentação da prova de uso sério, ou de justo motivo para a falta de uso, determina a improcedência do pedido de anulação ou declaração de nulidade.

d. Constituir meio de defesa em ações de infração

Quando a marca invocada numa ação de infração estiver registada há mais de 5 anos na data da instauração da ação de infração, o réu pode requerer que o titular da marca prioritária produza prova de uso sério dessa marca.

4. No âmbito do processo de registo de marca passa a ser admitida a apresentação de observações por terceiros quanto a motivos absolutos de recusa

Qualquer interessado que tenha uma objeção à concessão de um registo de marca pode agora intervir no processo de registo e apresentar as suas observações no prazo de 2 meses após a publicação do pedido, desde que o fundamento se prenda com motivos absolutos de recusa do registo de marca.

5. A má-fé passa a ser reconhecida como fundamento de recusa de registo de marca.

O novo CPI prevê expressamente que o reconhecimento de que o pedido de registo foi apresentado de má-fé constitui motivo de recusa do registo da marca.

6. O âmbito dos direitos conferidos pela titularidade do registo da marca é clarificado e ampliado

O novo CPI prevê de forma mais precisa quais os direitos decorrentes da titularidade do registo de marca, elencando-se mais detalhadamente a que tipo de práticas por terceiros os titulares dos registos se podem opor.

É também expressamente consagrada a possibilidade de o titular de um registo de marca se opor a atos preparatórios praticados por terceiros no decurso de operações comerciais, ou contra mercadorias em trânsito, mediante a interposição de uma ação para determinar a existência de infração dos seus direitos de marca.

O novo CPI vem ainda clarificar quais as práticas que são suscetíveis de consubstanciar o ilícito criminal de contrafação, imitação e uso ilegal de marca.

7. Duração do registo de marca passa a ser 10 anos a contar do pedido

Os registos de marcas passam a ter uma duração de 10 anos a contar da data da apresentação do pedido, não da data do despacho de concessão.

8. O novo CPI prevê o pagamento de uma taxa de concessão do registo de marca

É introduzido o pagamento de uma taxa de concessão do registo, a qual deve ser paga no prazo de seis meses após a data da publicação da concessão.

II. PATENTES:

9. Fim da proibição da dupla proteção de patentes nacionais e de patentes europeias

Passa a ser possível que a mesma entidade seja titular de uma patente nacional e de uma patente europeia vigente em Portugal para a mesma invenção, o que poderá ser uma estratégia benéfica em algumas circunstâncias, como por exemplo, se vier a ser implementado o sistema da patente europeia de efeito unitário e o tribunal unificado de patentes.

10. Eliminação da possibilidade de adição de matéria técnica aos pedidos de patente

Tal como se verifica na generalidade das outras jurisdições, foi eliminada a possibilidade de adição de matéria técnica aos pedidos de patente.

11. Alargamento do âmbito dos direitos conferidos pela patente

Para além da infração direta da patente, passa a estar igualmente prevista no CPI a infração indireta da patente, o que significa que o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros disponibilizem, a quem não tenha o direito de explorar a invenção patenteada, os meios para a execução da invenção.

III. MODELOS DE UTILIDADE:

12. Eliminação da dispensa do exame dos pedidos de modelos de utilidade

A apreciação dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) pelo INPI passa a ser obrigatória.

13. Alargamento das limitações quanto ao objeto do modelo de utilidade

Para além das restrições já previstas quanto a invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos, aditou-se que não podem ser objeto de modelo de utilidade as invenções que incidam sobre produtos alimentares ou processos para a preparação, obtenção ou confeção desses produtos.


01-07-2019  
 

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